Centro per la risoluzione stragiudiziale delle controversie legate ai nomi a dominio .eu della Corte Arbitrale presso la Camera di Commercio della Repubblica Ceca e la Camera dell'Agricoltura della Repubblica Ceca (Corte Arbitrale Ceca)
Decisione Arbitrale
Procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie legate ai nomi a dominio .eu (Regole ADR), par. B12
Pratica n.: 05495 Data della presentazione: 2009-11-23 09:29:45 Contatto amministrativo: Tereza Bartošková Ricorrente Nome/ragione sociale: Whiteberry production s.r.o., Daniel Helcl Rappresentante autorizzato del Ricorrente Nome: avvocatessa, Mgr. Jana Zilvarová Resistente Nome/ragione sociale: Maurizio Lussetti Rappresentante autorizzato del Resistente Nome: Nome a dominio controverso: WHITEBERRY Altri procedimenti legali Riassunto della decisione in inglese: Il riassunto della Decisione Arbitrale in lingua inglese costituisce l'Allegato n. 1 Situazione reale
La Ricorrente è titolare del marchio WHITEBERRY, registrato nella Repubblica Ceca al n. 305074 per prodotti e servizi delle classi 9, 11, 16, 18, 25, 28, 35, 37, la cui protezione risale all'11 settembre 2006. Inoltre, la Ricorrente vanta dei diritti sulla propria denominazione sociale, Whiteberry Production risalenti all'anno di sua costituzione, il 2004.
Il Resistente è il Sig. Maurizio Lussetti, di nazionalità italiana, il quale ha registrato il nome a dominio WHITEBERRY.EU il 29 agosto 2006.
La Ricorrente ha proposto ricorso per il recupero del nome a dominio <whiteberry.eu> il 18 novembre 2009.Affermazioni delle parti
1. cita come diritti anteriori sul termine WHITEBERRY il marchio WHITEBERRY, la denominazone sociale "Whiteberry Production s.r.o." ed il nome a dominio <whiteberry.eu>. Tali diritti sarebbero violati dalla registrazione del nome a dominio <whiteberry.eu>;
2. afferma che la Resistente non ha diritti o interessi legittimi sul nome a dominio <whiteberry.eu> in quanto:
- non utilizza tale nome di dominio né lo utilizzava prima di venire a conoscenza della presente procedura nell'ambito di un'offerta di beni o servizi, né vi sono prove che si apprestava a farlo;
- non è generalmente conosciuta con il nome WHITEBERRY, non è la licenziataria del marchio WHITEBERRY e non è stata autorizzata a registrare un nome a dominio identico a tale marchio;
- non vi sono infatti prove o indizi che possano far ritenere che la Resistente abbia utilizzato il nome a dominio ripetutamente ed in maniera non commerciale o comunque corretta ai sensi dell'art. 21 (2) (c) del Regolamento;
3. sostiene che il nome a dominio <whiteberry.eu> è stato registrato in malafede vista la mancanza di diritti e interessi nel nome a dominio <whiteberry.eu>, il fatto che non esiste alcuna connessione tra il Resistente ed il nome di dominio controverso e che il nome a dominio non è stato mai utilizzato dalla sua data di registrazione nell’anno 2006, quindi per più di 3 anni. Secondo la Ricorrente, non essendo il nome a dominio stato utilizzato in modo pertinente è molto improbabile che il Resistente lo abbia registrato in buona fede. Al contrario, si può presumere che esso sia stato registrato al fine di impedire alla parte attrice di utilizzare il termine WHITEBERRY nel nome di dominio corrispondente ai sensi dell’art. 21(3) (ii) del Regolamento.
Sulla base di quanto precede, la RIcorrente chiede che il nome di dominio <whiteberry.eu> le sia trasferto.
- il nome a dominio <whiteberry.eu> è stato registrato precedentemente al marchio WHITEBERRY della Ricorrente. Infatti, tale marchio ha effetti dall'11 settembre 2006, mentre il nome a dominio contestato è stato registrato il 26 agosto 2006;
- la denominazione sociale della Ricorrente è "Whiteberry Production S.r.o." e non "Whiteberry". Pertanto, richiamando anche le regole utilizzate nella fase di Sunrise, la Ricorrente non ha diritti sul nome di dominio <whiteberry.eu>;
- il nome di dominio <whiteberry.eu> non è stato registrato in malafede con l'intento di ostacolare l'azienda della Ricorrente stessa. Tale società era del tutto sconosciuta al Resistente al momento della registrazione del nome a dominio contestato. Essa è stata creata meno di 2 anni prima della data di registrazione del nome di dominio <whiteberry.eu> ed è di piccola dimensione (3 soci e un capitale di 200 000 corone ceche pari a circa 7600 euro).
- il fatto che il marchio WHITEBERRY sia stato registrato solo in Repubblica Ceca contrasta con le affermazioni della Ricorrente in base alle quali la sua azienda avrebbe rinomanza internazionale. Infatti, in tal caso sarebbe stato ovvio estendere la protezione del marchio WHITEBERRY anche in altri Stati;
- “Whiteberry” e' un nome comune estremamente generico, pur avendo un suo significato autonomo somigliante alla serie di nomi inglesi di frutta con finale in -berry; il suo significato e' “bacca bianca” . Per tale ragione il Resistente ha registrato il nome a dominio <whiteberry.eu>, non quindi per malafede ma eventualmente per cattiva conoscenza della lingua inglese. Inoltre, "whiteberry" e' il nome di una varieta' di pianta di marijuana. (allegati 2 e 3 www.maryjanesgarden.com/strains/white-berry.php e www.growhigh.co.uk/catalog/product_info.php?products_id=1603). Essendo il termine "whiteberry" un termine generico comune, la protezione di cui puo' godere e' nulla o assai flebile;
- il Resistente ha utilizzato il nome di dominio fin da subito dopo la sua registrazione per pubblicita' e vendita di prodotti con ingredienti costituiti dai frutti i cui nomi in lingua inglese terminano per -berry. Ed è per questo tipo di attività che il Resistente intende usare il nome di dominio <whiteberry.eu>, in particolare nella fase iniziale. Ciò è espressamente previsto dalle Regole come valido motivo alla legittima detenzione del dominio in presenza di diritti altrui;
- attualmente il sito e' in totale ristrutturazione con anche il cambio di hosting. La dimostrazione che il nome a dominio e' stato utilizzato e in funzione viene dai DNS che puntano ancora ai server del precedente fornitore di hosting, Servage.net., azienda che svolge esclusivamente attivita' di hosting e che quindi non tiene siti web in parcheggio. Ovviamente il sito web corrispondente al nome a dominio contestato non puo' essere riattivato fino a che EURID non lo tolga dallo stato “ON HOLD” il che avverra' alla conclusione della presente controversia, permettendo cosi' il previsto cambio di hosting;
- il fatto che la Ricorrente sia anche titolare di altri nomi a dominio costituiti dal termine "whiteberry", come <whiteberry.cz> è irrilevante per vantare diritti sul nome a dominio contestato. Al contrario, ciò dimostra che la Ricorrente gia' detiene almeno un nome a dominio piu' che sufficiente per la sua attivita' e che quindi non e' ostacolata in alcun modo dalla necessita' di avere altri domini;
- La Ricorrente ha mostrato malafede nel presente ricorso in quanto:
(i) ha accusato ripetutamente di malafede il Resistente, senza il minimo fondamento;
(ii) ha chiesto la registrazione del marchio pochissimi giorni dopo la registrazione da parte del Resistente del nome di dominio in oggetto;
(iii) ha vantato inesistenti caratteristiche della sua azienda; e
(iv) ha falsamente indicato che il nome di dominio <whiteberry.eu> non e' mai stato utilizzato.
Infine, il Resistente fa presente che non essendo in grado di inviare gli allegati al proprio controricorso in forma elettronica li ha spediti stampati per posta. Egli ha comunque scritto l'intero indirizzo web di riferimento sul controricorso in modo da consentire all'Arbitro di consultare le informazioni su internet, facendo quindi a meno delle stampe.Discussione e conclusioni
(i) sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, quali i diritti di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del Regolamento stesso; e
(ii) sia stato registrato da un titolare che non possa far valere un diritto o un interesse legittimo sul nome; oppure
(iii) sia stato registrato o sia usato in malafede.
A. Il nome a dominio è identico o confondibile con un diritto preesistente della Ricorrente?
La Ricorrente è titolare del marchio WHITEBERRY, registrato nella Repubblica Ceca e con effetti a partire dall'11 settembre 2006, gode di diritti sulla propria denominazione sociale "Whiteberry Production" e utilizza il nome a dominio <whiteberry.cz>.
Affinché il primo requisito richiesto dal Regolamento 874/2004 per la revoca di un nome a dominio sia da ritenersi soddisfatto, l'Arbitro deve valutare se la registrazione del nome a dominio <whiteberry.eu> violi i diritti derivanti da uno qualsiasi dei sopra indicati segni distintivi.
1. Il marchio WHITEBERRY
Come anche rilevato dal Resistente, la protezione conferita al marchio WHITEBERRY risale all'11 settembre 2006 ed è quindi successiva alla data di registrazione del nome a dominio <whiteberry.eu> avvenuta il 26 agosto 2006. Pertanto il marchio sopra indicato non conferisce al Ricorrente un diritto preesistente da opporre alla registrazione del nome a dominio contestato.
2. Il nome a dominio <whiteberry.cz>
Dal documento allegato al ricorso, il nome a dominio <whiteberry.cz> appare registrato il 21 settembre 2004 a nome Daniel Helcl. Secondo quanto indicato nel ricorso, il Sig. Hecl è il socio fondatore della Ricorrente. Il fatto che il Sig. Hecl sia socio della società Whiteberry Production S.r.o. sembra confermato dal documento, pure allegato al ricorso, riguardante tale società. Infatti, ancorché il suddetto documento sia in lingua ceca e non tradotto, sembra in questa parte sufficientemente intuitivo da consentire all'Arbitro di comprenderne il suo significato.
La Ricorrente non è la titolare del nome a dominio <whiteberry.cz> che appartiene, come rilevato in precedenza, al Sig. Hecl. la Ricorrente non cita alcuna licenza ad essa concessa dal Sig. Hecl per l'utilizzo del nome a domino <whiteberry.cz> ma nel ricorso si legge che "con l’approvazione del Sig. Daniel Helcl la parte attrice, i.e. la società commerciale Whiteberry Production s.r.o., presenta sulle pagine web www.whiteberry.cz". In altre parole, il Sig. Hecl avrebbe autorizzato la Ricorrente ad utilizzare il nome a dominio <whiteberry.cz> per promuovere la propria attività su internet.
Ancorché non vi sia alcun documento comprovante un diritto di licenza sul nome a dominio <whiteberry.cz> , l'Arbitro ritiene assai verosimile che tale diritto di licenza esista in quanto: (i) il nome a dominio <whiteberry.cz> conduce al sito ufficiale della società Whiteberry Production S.r.o.; (ii) la denominazione sociale della Ricorrente contiene il termine "Whiteberry" identico al nome a dominio <whiteberry.cz>; e (iii) in allegato al ricorso vi è una dichiarazione del Sig. Hecl che autorizza la Ricorrente a divenire assegnataria del nome a dominio <whiteberry.eu>, qualora la presente procedura di riassegnazione avesse successo.
Stabilito in maniera sufficientemente verosimile che la Ricorrente gode di un diritto di licenza sul nome a dominio <whiteberry.eu>, occorre verificare se tale diritto possa costituire il presupposto per assolvere al primo requisito previsto dal Regolamento 874/2004 per la revoca del nome a dominio <whiteberry.eu>.
L'art. 10 (1) del Regolamento 874/2004 non annovera tra i vari diritti preesistenti anche i nomi a dominio. Tuttavia, l'elencazione fornita da tale articolo non è esaustiva. Ben potrebbe quindi, in linea di principio, un nome a dominio costituire un valido diritto anteriore da opporre alla successiva registrazione di un nome a dominio .eu identico o con esso confondibile. Affinché ciò avvenga, occorre tuttavia che tale diritto preesistente sia riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o dal diritto comunitario. In particolare, in base all'art. B(1) b) delle Regole ADR, il Ricorrente deve specificare i nomi, per i quali sono riconosciuti o stabiliti diritti dalla legge nazionale di uno Stato Membro e/o dalla legge Comunitaria e per ogni nome deve specificare precisamente il tipo di diritto/i preteso/i, la legge/i e a quali condizioni il diritto è riconosciuto e/o stabilito.
La Ricorrente non ha specificato in base a quale legge e a quali condizioni il diritto scaturente dal nome a dominio <whiteberry.cz> è riconosciuto e/o stabilito. La protezione conferita ai nomi a dominio varia da Stato Membro a Stato Membro e pertanto la Ricorrente avrebbe dovuto argomentare in maniera più compiuta, fornendo adeguate prove, il proprio diritto ad ottenere la revoca del nome a dominio <whiteberry.eu> sulla base del nome a dominio <whiteberry.cz>
Per la ragione sopra esposta, l'Arbitro conclude che il nome a dominio <whiteberry.cz> non può essere considerato un valido diritto preesistente ai sensi dell'art.10 (1) del Regolamento 874/2004, da opporre alla registrazione del nome a dominio <whiteberry.eu>.
3. La denominazione sociale “Whiteberry Production S.r.o.”
Per quanto concerne infine la denominazione sociale "Whiteberry Production S.r.o.", essa risale al 2004 ed è quindi anteriore alla data di registrazione del nome a dominio contestato. Le denominazioni sociali sono espressamente riconosciute come validi diritti preesistenti dall'Art.10 (1) del Regolamento 874/2004 (“nomi di imprese”). Inoltre, la Ricorrente cita la Legge N. 513/1991 della Racc. LL., Codice commerciale a fondamento della protezione delle denominazioni sociali nella Repubblica Ceca, ed il diritto comunitario, in particolare le prescrizioni legali che tutelano la concorrenza commerciale.
L'Arbitro ritiene quindi che la denominazione sociale "Whiteberry Production" sia un diritto preesistente sul quale basare la contestazione della registrazione del nome a dominio <whiteberry.eu>.
Ad avviso del Resistente, la denominazione sociale in oggetto non dovrebbe essere presa in considerazione in quanto di carattere generico ed inoltre non identica al nome a dominio <whiteberry.eu> a causa della presenza del termine "Production". La Resistente cita le Regole di Sunrise a riprova del fatto che l'aggiunta del termine "Production" impedisce alla Ricorrente di fare valere la propria denominazione sociale come valido diritto preesistente nei confronti della registrazione del nome a dominio <whiteberry.eu>.
L'Arbitro non concorda con le obiezioni sollevate dal Resistente. Infatti, la presente procedura non si basa sulle regole relative al periodo di Sunrise, bensì su quelle riguardanti potenziali conflitti tra nomi a dominio e diritti preesistenti di terzi, stabilite dal Regolamento 874/2004. In particolare e come già in precedenza accennato, tale Rgolamento non richiede solo l'identità tra il nome a dominio contestato e il diritto preesistente fatto valere ma anche, in alternativa, il rischio di confusione.
L'Arbitro è dell'avviso che un rischio di confusione possa sussistere tra la denominazione sociale anteriore Whiteberry Production S.r.o. ed il nome a dominio "whiteberry.eu". Infatti, la parte distintiva di tale denominazione sociale è data dal termine "Whiteberry", essendo il termine "Production" dotato di un carattere distintivo estremamente limitato, ammesso non ne sia del tutto privo. Ne consegue che l'utente internet, nell'incorrere nel nome a dominio <whiteberry.eu>, ben potrebbe ritenere che si tratti di un nome a dominio appartenente alla Ricorrente o comunque con essa correlato.
Il fatto che il termine "Whiteberry" sia dotato di un significato particolare, come rilevato dal Ricorrente (“nome generico”), non altera la questione. Infatti, tale termine è utilizzato dalla Ricorrente in modo distintivo ed è quindi proteggibile nei confronti di eventuali successive registrazioni in conflitto.
Alla luce di quanto precede, l'Arbitro conclude che tra il nome a dominio <whiteberry.eu> e la denominazione sociale "Whiteberry Production S.r.o." sussiste un rischio di confusione. Pertanto, il primo dei presupposti previsti dal Regolamento 874/2004 per richiedere la revoca di un nome a dominio .eu deve ritenersi assolto.
B. Il Resistente ha diritti o interessi legittimi sul nome a dominio <whiteberry.eu>?
In base all'art. 21(1) b) del Regolamento 874/2004, la Ricorrente deve dimostrare che il titolare del nome a dominio contestato non ha diritti o interessi legittimi su tale nome a dominio. E' da notare che tale presupposto è previsto in alternativa alla prova della registrazione o dell'utilizzo del nome a dominio in malafede. Pertanto, ove effettivamente la Ricorrente riesca a provare che il Resistente non abbia diritti o interessi legittimi sul nome a dominio, non è necessario anche provare che il Resistente abbia registrato o utilizzato tale nome a dominio in malafede.
Le argomentazioni fornite dalla Ricorrente a supporto della mancanza di diritti o interessi legittimi sul nome a dominio <whiteberry.eu> sono le seguenti:
- il Resistente non ha mai utilizzato il nome a dominio <whiteberry.eu> e tale non uso si protrae dalla sua data di registrazione, quindi da circa tre anni;
- il Resistente non è conosciuto con il termine WHITEBERRY, non è il licenziatario dell'omonimo marchio e non è stato autorizzato a registrare un nome a dominio identico a tale marchio.
Il Resistente sostiene di avere invece utilizzato il nome a dominio <whiteberry.eu>. In particolare, il Resistente, dopo avere chiarito che date le limitate dimensioni della Ricorrente non ne conosceva l'esistenza, ha affermato che il nome a dominio contestato è stato da lui utilizzato per pubblicita' e vendita di prodotti con ingredienti costituiti dai frutti i cui nomi in lingua inglese terminano per -berry.
Attualmente il sito sarebbe in ristrutturazione con cambio di hosting.
Secondo il Resistente la prova dell'utilizzo del nome a domino <whiteberry.eu> risiede nel fatto che i suoi DNS puntano ancora ai server del precedente fornitore di hosting, Servage.net. Tale società, svolgendo esclusivamente attivita' di hosting, non detiene siti web in parcheggio. Attualmente il sito web corrispondente al nome a dominio contestato non puo' essere riattivato in quanto il nome a dominio <whiteberry.eu> è stato posto nello stato “ON HOLD” .
Infine, rileva il Resistente, egli intende usare il nome di dominio <whiteberry.eu>, "in particolare nella fase iniziale", per ciò per cui era stato utilizzato in passato, vale a dire per attività di pubblicità e vendita di prodotti con ingredienti costituiti dai frutti i cui nomi in lingua inglese terminano per -berry. Ciò e' espressamente previsto dalle Regole come valido motivo alla legittima detenzione del dominio in presenza di diritti altrui.
La questione dell'eventuale uso del nome a dominio <whiteberry.eu> è di primaria importanza nel caso di specie per provare l'eventuale diritto/interesse legittimo del Resistente. Infatti, non vi sono nel Ricorso prove sufficienti a dimostrare che il Resistente conosceva la Ricorrente e/o le sue attività svolte attraverso il segno distintivo WHITEBERRY al momento della registrazione del nome a dominio contestato. Né, ad avviso dell'Arbitro, la Ricorrente ha fornito prove sufficienti a dimostrare la propria notorietà e la notorietà della propria denominazione sociale "Whiteberry Production S.r.o.".
Ne consegue che le altre argomentazioni fornite dalla Ricorrente non sono di per sé prova sufficiente della mancanza di diritti e/o interessi legittimi nel nome a dominio <whiteberry.eu>. Infatti, non avendo la Ricorrente provato la notorietà del diritto anteriore fatto valere, la registrazione del nome a dominio contestato sarebbe legittima, a fronte di un suo legittimo utilizzo, anche se la Ricorrente non è comunemente nota con il nome WHITEBERRY e non è stata autorizzata ad utilizzare tale termine.
L'Arbitro ha verificato che il nome a dominio contestato effettivamente non conduce ad alcun sito attivo.
Il Resistente, pur fornendo argomentazioni a supporto dell'uso del nome a dominio <whiteberry.eu> non appare convincente. Egli infatti non fornisce prove "positive" dell'effettivo utilizzo del nome a dominio, bensì solo prove "negative". Egli afferma che visto che i DNS del nome a dominio in questione appartengono ad una società che presta solo servizi di hosting, tale società non consente di tenere siti in parcheggio. Ad avviso dell'Arbitro, il Resistente ben avrebbe potuto fornire una prova effettiva dell'utilizzo del proprio nome a dominio per gli scopi dichiarati nel suo contro-ricorso. Invece, egli si è limitato a indicare elementi che dovrebbero consentire di dedurre l'utilizzo del nome a dominio ma che, invece, appaiono inadeguati.
Mentre per la Ricorrente provare il mancato utilizzo del nome a dominio non è agevole - in quanto provare un fatto negativo è sempre arduo - per il Resistente provare l'uso del proprio nome a dominio in modo chiaro ed inequivocabile non è complicato, eppure una prova tangibile di tale utilizzo non è stata fornita.
L'Arbitro comunque, in conformità ai propri poteri e viste le dichiarazioni del Resistente, ha ritenuto di dovere svolgere ulteriori ricerche per disporre di maggiori elementi di decisione. A tal fine, ha ricercato su Google elementi riguardanti il nome a dominio <whiteberry.eu>, ma non è emerso nulla che potesse dimostrare che tale dominio conduceva ad un sito attivo. Sono emersi dei risultati relativi al termine "whiteberry", alcuni dei quali sono stati anche citati dal Resistente, ma nulla riguardante un eventuale utilizzo del nome a dominio in questione.
Inoltre, l'Arbitro ha interrogato il sito www.archive.org/web/web.php, un archivio on-line di oltre 150 miliardi di pagine web dal 1996 in poi. Anche in questo caso, digitando il nome a dominio <whiteberry.eu> non è emersa alcuna prova dell'uso di tale nome a dominio.
Pur non trattandosi, in entrambi i casi, di prove inequivocabili, in assenza di altri elementi a supporto dell'effettivo utilizzo del nome a dominio <whiteberry.eu>, l'Arbitro adito non può che concludere che effettivamente lo stesso non è stato mai utilizzato.
Ne consegue che il Resistente non ha provato il proprio diritto o interesse legittimo sul nome a dominio <whiteberry.eu> neanche attraverso un suo uso corretto e pertanto, anche il secondo requisito previsto dall'art. 21(1) b) del Regolamento 874/2004 deve ritenersi assolto.
Essendo la prova della malafede nella registrazione e/o nell'uso del nome a dominio alternativa alla prova della mancanza di diritti/interessi legittimi nel nome a dominio stesso, e ritenendo l'Arbitro che il Ricorrente abbia provato sufficientemente la mancanza di diritti/interessi legittimi nel nome a dominio <whiteberry.eu>, non è necessario valutare se il nome a dominio in questione sia stato registrato/utilizzato in malafede.Decisione Arbitrale
trasferire il nome a dominio WHITEBERRY alla Ricorrente.Arbitri
- Angelica Lodigiani
Data: 2010-03-01 Allegato 1
According to the Complainant, the Respondent lacks rights and legitimate interests in the challenged domain name because the Respondent is not known by the name WHITEBERRY, is not an authorized licensee of the Complainant and never used the domain name.
Moreover, according to the Complainant, the Respondent registered the domain in bad faith to prevent the Complainant from using the term WHITEBERRY in a corresponding domain name pursuant to art. 21(3) (ii) of Regulation 874/2004.
The Respondent objects that he has been using the domain name in the past, that he did not breach any of the Complainant's rights and that he did not act in bad faith.
The Panel finds that the domain name <whiteberry.eu> is confusingly similar to the Complainant's company name and that the Respondent lacks rights or legitimate interests in the domain name.
The Respondent did not provide convincing evidence attesting to his rights or legitimate interests. In particular, the Respondent's arguments to support use of the domain name do not appear convincing, and there are no other elements proving the Respondent's rights and legitimate interest in the <whiteberry.eu> domain name.
As for the revocation of the domain name bad faith is alternative to the absence of rights or legitimate interests in the domain name, it is not necessary to determine whether the domain name <whiteberry.eu> was registered and/or used in bad faith.
For all the aforesaid reasons, the Panel orders that the domain name be transferred to the Complainant.